MELHORAMENTOS CMPC LTDA. TEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A MARCA KITCHEN PARA ASSINALAR GUARDANAPOS E TOALHAS DE PAPEL.
A decisão é da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por maioria, assim se posicionou.
A ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais foi proposta por Melhoramentos Cmpc Ltda. (“Melhoramentos”) contra Tenda Atacado Ltda. (“Tenda”) e Detalhe Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. – EPP (“Detalhe”) e versava sobre os guardanapos e toalhas de papel que eram assinalados com a marca “SELECT KITCHEN” e que eram fabricados pela corré Detalhe por encomenda da corré Tenda.
Desde 1977 a empresa Melhoramentos é titular perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) de registro sem qualquer apostila da marca nominativa “KITCHEN”, para assinalar, dentre outros produtos, guardanapos e toalhas de papel.
Já a corré Tenda depositou no INPI a marca “SELECT HIGIENE & BELEZA” para assinalar seus guardanapos e toalhas de papel e não a marca “SELECT KITCHEN”, que era aposta nos mencionados produtos.
Em primeira instância, a corré Detalhe foi excluída do processo por ilegitimidade passiva e a ação foi julgada improcedente em face da corré Tenda.
Em segunda instância, o recurso de apelação foi, por maioria, provido para: “a) reconhecer a legitimidade passiva da corré Detalhe Ltda., que deve responder solidariamente pelos danos causados; b) determinar a abstenção do uso pelos réus da marca “kitchen”, providência que deverá ser cumprida no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, c) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, com juros de mora a contar da citação, e correção monetária a partir do julgamento do recurso; d) condenar os réus ao pagamento de reparação por danos materiais, com fundamento no artigo 210, da Lei nº 9.279/96, que será objeto de liquidação de sentença. Responderão os réus pelas custas do processo e honorários advocatícios no valor correspondente a 15% da condenação.”.
De acordo com o Exmo. Sr. Dr. Des. Rel. (designado) Carlos Alberto Garbi:
- “A corré Detalhe Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. integrou a cadeia de produção de mercadoria com suposta reprodução indevida da marca da autora. E, assim, com fundamento no art. 190, inc. I, da Lei nº 9.279/96, deve também responder, solidariamente, pelos danos causados à autora.”; e
- “certo é que se comprovou nos autos ser a autora única titular do signo, desde 1970, em seu segmento empresarial, voltado à comercialização de guardanapos e toalha de papel. A ré, como esclareceu o perito Adauto Silva Emerenciano, tem registro da marca “Select Kitchen” em diversos segmentos. Todos os registros, no entanto, contaram com apostilamento, que vedava o uso exclusivo das marcas Select e Kitchen. Contudo, na classe 16, que corresponde à comercialização de produtos em papel, não tem a ré (fls. 360) o referido registro e, por isso, não poderia se utilizar do signo no mesmo segmento de atuação da autora (fls. 362). […] o produto guardanapo de papel não cria imediata relação com cozinha (kitchen) […] Sobre esta questão, esclareceu a assistente técnica Maitê Cecília Fabbri Moro: “Evocativo é aquilo que evoca e evocar, segundo o Dicionário Aurélio, é ’trazer à lembrança, à imaginação’. Ora, quando se menciona a expressão ’kitchen’ ou ’cozinha’ (tradução para o português), não se pensa nem de forma mediata, nem imediata, em guardanapos de papel! Guardanapos de papel tampouco são objetos usados somente nas cozinhas, não sendo esta uma característica necessária desse produto que tem ampla utilização por parte dos consumidores (para lanches, piqueniques, na mesa, etc.). Logo, não é possível (nem razoável) dizer que há uma evocatividade da expressão Kitchen em relação ao produto guardanapo de papel” (fls. 440) Diversas empresas tentaram registrar o signo, como afirmou a autora nas razões recursais (fls. 517). Entretanto, o INPI negou os pedidos, ora em virtude do registro da autora, e ora em virtude da marca “Kitchens”, conhecida marca do segmento de montagem de cozinhas planejadas, fatos também referidos pelo perito (fls. 375/376). Não é por outra razão que, em pesquisa no site no INPI, vê-se que, como marca, apenas a autora é titular do signo, o que reforça, portanto, a distintividade, questão também esclarecida pela assistente Maitê Cecília Fabbri Moro: “A expressão ’kitchen’ não é expressão comum, necessária, genérica para identificar guardanapos de papel, sendo, portanto, expressão suficientemente distintiva para diferenciá-los no mercado. Basta realizar uma busca no banco de dados do INPI para se constatar que a autora é a única titular de marca contendo a palavra Kitchen na classe 16, especificamente para assinalar guardanapos de papel e papel toalha” (fls. 439). Ademais, o significado da palavra inglesa “kitchen” é desconhecido por muitos brasileiros, o que garante a proteção do registro da autora.”.
Em voto declarado convergente, o Exmo. Sr. Dr. Des. Fabio Tabosa observou que “o INPI efetivamente deferiu o registro na classe nº 16, não cabendo à Justiça Estadual, nem mesmo indiretamente, negar eficácia ou validade a registros feitos perante aquele órgão. […] Não se poderia assim, ainda que se considerasse fraca a marca de titularidade da autora, simplesmente se negar proteção a ela.”.
Os(as) advogados(as) Newton Silveira, Wilson Silveira, Eduardo Dietrich e Trigueiros, Lyvia Carvalho Domingues e Sheila de Souza Rodrigues, do escritório NEWTON SILVEIRA, WILSON SILVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, atuaram no caso pela Melhoramentos. No julgamento do Recurso de Apelação, sustentou oralmente pela recorrente o advogado Luís Eduardo Setti Cauduro Padin, dessa mesma banca.
Confira o inteiro teor do acórdão aqui e da declaração de voto convergente aqui.
